Товарный знак до степени смешения

Понятие сходство до степени смешения одно из основных в правовом регулировании товарных знаков и знаков обслуживания. Это обусловлено тем, что назначение товарных знаков (торговых марок) заключается в том, чтобы отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Именно по этой причине товарные знаки среди объектов исключительных прав относятся к группе средств индивидуализации. Сходство до степени смешения в самом общем виде означает, что товарные знаки или другие средства индивидуализации и, соответственно, товары разных лиц смешиваются в обороте. Такая ситуация не является нормальной, поэтому рассмотрим проблему сходных до степени смешения товарных знаков более подробно.

  1. Юридическое значение сходства до степени смешения.
  2. Определение понятия «сходство до степени смешения».
  3. Признаки сходства товарных знаков до степени смешения.
  4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В первую очередь разберемся с тем, в каких ситуациях сходство между товарными знаками приобретает юридическое значение. Из части IV Гражданского кодекса можно выделить следующие основные ситуации:

  • на этапе регистрации товарного знака: в соответствии со ст.1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы товарные знаки, которые сходны до степени смешения с другими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, или элементами таких знаков; а также сходные до степени смешения с наименования мест происхождения товаров, официальными государственными символами, фирменными наименованиями, известными произведениями литературы и искусства, именами и псевдонимами известных лиц;
  • на этапе использования товарных знаков: в соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса, не допускается использование обозначений, сходных с зарегистрированными товарными знаками, если в результате использования возникает вероятность смешения;
  • на этапе оспаривания зарегистрированного товарного знака: сходство до степени смешения зарегистрированного товарного знака с другим средством индивидуализации, промышленным образцом и некоторыми другими объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли раньше, является одним из оснований оспаривания регистрации такой торговой марки.

Обратите внимание, что во многих случаях сходство до степени смешение должно быть одновременно с фактом однородности товаров и услуг. Если же однородности в этих случаях нет, то нет и оснований отказа в регистрации, ее оспаривания или предъявления требования о защите прав на товарный знак.

Схема №1. Сходство до степени смешения: юридическое значение

2. Определение понятия «сходство до степени смешения».

Гражданский кодекс России не содержит легального определения понятия «сходство до степени смешения», но такое определение содержится в подзаконных нормативно-правовых актах, а именно в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и Методических рекомендациях Роспатента об определении тождества и сходства до степени смешения.

Тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации. Сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия.

Из легального определения видно, что понятие «сходство до степени смешения» во многом субъективно. Судебная практика и административная практика Палаты по патентным спорам ориентируют на рассмотрение вопроса с точки зрения обычного потребителя, а не специалиста, а также на недопустимость даже опасности смешения. То есть не требуется доказывать реальные случаи введения потребителя в заблуждение, достаточно доказать опасность введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Если в деле проводится социологическое исследование, ассоциации двух сравниваемых торговых марок друг с другом по мнению 25-30% опрошенных, как правило, достаточно для вывода о сходстве до степени смешения.

Кроме указанных критериев Роспатент и суды учитывают товары, для индивидуализации которых предназначены товарные знаки. Для товаров широкого потребления, которые обычно выбираются с меньшей внимательностью, различия между средствами индивидуализации должны быть более существенны и заметны.

В большинстве случаев вопрос сходства до степени смешения может быть решен судьей самостоятельно, но иногда требуется назначение патентоведческой экспертизы. Перед регистрацией товарного знака рекомендуется всегда проводить предварительную проверку товарного знака на наличие других сходных до степени смешения обозначений.

3. Признаки сходных до степени смешения товарных знаков.

Сходство до степени смешения, его наличие или отсутствие, определяется в зависимости от вида товарного знака, но так или иначе сводится к трем признакам, представленным на схеме.

Схема №2. Признаки сходства до степени смешения

А) Смысловое сходство (семантическое) присутствует, если сравниваемые обозначения выражают одинаковые или подобные идеи («Мелодия сна» – «Музыка сна») или прямо противопоставляют идеи (сок «Я» — сок «Ты»). Смысловое сходство имеется при переводе слова с одного языка на другой («Apple» – «Яблоко»). Избежать вероятности противопоставления сходного по смыслу товарного знака при регистрации торговой марки можно, если использовать вымышленные слова.

Б) Звуковое сходство (фонетическое) присутствует при совпадении начальных и конечных частей товарных знаков, близости состава гласных или согласных. Усиливает звуковое сходство одинаковое ударение, совпадение средних частей, одинаковое количество слогов, наличие парных согласных (например, Бар «Барра» – Бар «Парбарра, Samsung – Самсунг).

В) Визуальное сходство (графическое) присутствует, если торговые марки формируют одинаковое зрительное впечатление с учетом внешней формы, используемого шрифта и алфавита, цветов и оттенков, сходства базовых элементов.

По итогам сравнения по указанным признакам должен быть сделан общий вывод о наличии или отсутствии сходства между товарными знаками до степени смешения Сходство до степени смешения может быть установлено даже на основании сходства только по одному признаку (чаще всего фонетическому). Наличие всех трех признаков сходства не требуется. Однако следует принимать во внимание значимость положения, которое занимают совпадающие элементы противопоставленных торговых марок, особенно при сравнении комбинированных знаков.

4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В авторском праве не используется понятие «сходство до степени смешения», поскольку объекты авторского права не предназначены для индивидуализации товаров и услуг. Многие произведения являются похожими в результате выполнения в одном стиле или жанре, что само по себе не противоречит каким-либо социальным нормам и не является нарушением интеллектуальных прав. Поэтому встречающиеся ссылки судов в делах о защите авторских прав на сходство до степени смешения между двумя произведениями выглядят неубедительно и свидетельствуют о непонимании системы интеллектуальной собственности.

В авторском праве юридическое значение имеет в первую очередь факт воспроизведения или переработки охраняемого произведения. Доказательства этого должны описываться не с помощью признаков сходства до степени смешения, а с помощью таких признаков, как воспроизведение (копирование), самостоятельность, производность, имитация и т.п. Эти признаки описывают не результат, а процесс создания произведения. Дело в том, что создание разными авторами независимо и самостоятельно друг от друга двух похожих произведений не является нарушением авторских прав. Напротив, самостоятельность и независимость создания логотипа, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком, не приводит к правомерности его использования в качестве средства индивидуализации. Исключительное право на товарный знак в этом случае будет нарушено. Поэтому следует воздерживаться от ошибочного использования понятия «сходство до степени смешения» в авторском праве. Если же объект авторского права фактически индивидуализирует определенные товары, могут быть применены положения о защите от недобросовестной конкуренции.

Ключевые слова: сходство до степени смешения, товарные знаки, интеллектуальная собственность, признаки сходства до степени смешения

Социологическая экспертиза – это процессуальные действия, состоящее из проведения социологического исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области социологии (и, возможно смежной отрасли), которые поставлены перед экспертом заказчиком в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Методы производства социологических исследований

1. Наблюдение — это сбор информации путём визуального фиксирования происходящих явлений и событий. Бывает научным и обыденным, включённым и не включённым. Научное наблюдение доказывается на практике. Включённое наблюдение — это изучение социальной группы «изнутри». Также наблюдение может быть скрытым или открытым, в зависимости от того, знает ли объект наблюдения об этом.

2. Эксперимент — это сбор информации на основе введения определённого индикатора в социальную среду и наблюдения за показаниями изменения индикатора. Бывает лабораторный и полевой.

3. Опрос — сбор количественных данных на основе опросной процедуры. Опрос подразделяется на письменный (посредством анкеты) и устный (посредством интервью, беседы). Строится по методу «воронки»:

  • вводная часть (введение в проблему),
  • основная часть (вопросы по проблеме),
  • заключительная часть (социально-демографическая).

Интервью — опросный метод сбора информации, предполагающий устное вербальное взаимодействие интервьюера с респондентом. Различают стандартизированное и свободное интервью. Свободное интервью характеризуется минимальным уровнем стандартизации. В научной литературе синонимами свободного интервью часто выступают открытое интервью, неструктурированное интервью, глубинное интервью, и др. Выделяют также фокусированное интервью — направленное глубинное интервью, в котором происходит подробное обсуждение одной проблемы, с которой респондент заранее ознакомлен.

4. Анализ документов — сбор социальных данных при изучении автобиографий, произведений, картин, печатных СМИ и т. п. Необходимо отметить, что под документом в социологии понимается любой фиксированный носитель информации. Разновидностью данного метода является контент-анализ, подразумевающий перевод информации в количественные показатели и дальнейшая её статистическая обработк

Исследуя общественное мнение, социологическая экспертиза выявляет общественное мнение, отношение людей к той или иной проблематике, социальному или политическому явлению, исследует культурную, экономическую, политическую и иные сферы жизнедеятельности. Так, социологическая экспертиза применяется в таких категориях дел как дела, связанные с защитой исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, с оспариванием отказа в регистрации товарного знака (знака обслуживания), по делам о признании материалов экстремистскими.

Использование специальных социологических знаний незаменимо при решении вопроса общеизвестности товарного знака, бренда, логотипа; при определении факта и размера нанесения репутационного вреда. Социологическая экспертиза также применяется при определении наличия (отсутствия) признаков введения потребителей в заблуждение в отношении производителя конкретного товара (услуги) или же их качества.

Выводы, получаемые в рамках социологической экспертизы, обладают высокой степенью надежности и достоверности, так как опираются непосредственно на статистические данные общественного мнения.

  • Социологическая экспертиза и интеллектуальная собственность
  • Социологическая экспертиза в спорах интеллектуальной собственност
  • Социологическая экспертиза рекламы на соответствие законодательству
  • Экспертиза выявления сходства и смешения
  • Судебная социологическая экспертиза в спорах, связанных с интеллектуальной собственностью
  • Фокус-групп (опрос) как вид социологического исследования
  • Опрос как специальный исследовательский метод

*!Конфиденциальность информации

При производстве социологических исследований эксперты ЧОУ «ВШЭП» соблюдают максимально возможную анонимность респондентов — общепринятая практика социологических опросов и исследований рынка, закрепленная в официальных документах всех основных профессиональных ассоциаций и объединений, как российских, так и международных.

Профессиональный кодекс социолога, принятый VI Всесоюзной конференцией Советской социологической ассоциации в марте 1987 г., гласит: «Во взаимоотношениях с респондентами социолог будет строго соблюдать гарантии конфиденциальности, неразглашения сообщенных респондентами сведений» (пункт V, часть 1). Аналогичное положение включено в пункт 2.3.2. Этического кодекса Международной социологической ассоциации: «Безопасность, анонимность и неприкосновенность частной жизни участников исследований и информантов должны строго соблюдаться как в количественных, так и в качественных исследованиях». Той же позиции придерживается Европейское общество по опросам общественного мнения и маркетинговым исследованиям (ESOMAR). Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике проведения маркетинговых и социальных исследований содержит следующие нормы: «Исследователи не должны передавать клиенту личные данные респондентов» (статья 7, пункт «с», часть 2); «Исследователи должны обеспечить все необходимые меры безопасности для защиты от несанкционированного доступа к личным данным респондентов, а также для защиты от каких- либо махинаций с ними или их разглашения» (пункт «d»). Об этом же говорит Кодекс российского Объединения исследователей рынка и общественного мнения: «Анонимность Респондента должна быть строго защищена» (пункт 4.9.2.).

Социологическая экспертиза может разрешать следующие вопросы:

  • Обладает ли исследуемый объект признаками общеизвестного товарного знака?
  • Снижено ли в общественном представлении мнение о конкретном лице в связи с конкретным явлением?
  • Обладают ли сравниваемые обозначения признаками сходства до степени смешения?
  • Ассоциируется ли исследуемое обозначение с конкретным производителем?
  • Иные вопросы.

По результатам исследования судебные эксперты «Вышей Школы Экспертизы и Права» выносят экспертное заключение, содержащее истинные выводы на основании предоставленных данных для исследования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Томск Дело № А45-14505/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 февраля 2019 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кривошеиной С. В.

судей Павлюк Т. В., Скачковой О. А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Белозеровой А. А.

с использованием средств аудиозаписи и систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Лихачев М. В.)

рассмотрел апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «Сормовская кондитерская фабрика» (№ 07АП-11755/2018) на решение от 15.10.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-14505/2018 (судья Хорошуля Л. Н.) по иску открытого акционерного общества «Рот Фронт» (115184, Россия, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер, 13/15 стр. 1), публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, 7 стр. 24), закрытого акционерного общества «Сормовская кондитерская фабрика» (603003, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, 10), к обществу с ограниченной ответственностью «Лихачевский кондитерский комбинат» (630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Нахимова, 3, ИНН: 5409233170 ОГРН: 1095473003009) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуальный предприниматель Зажецкая Наталья Александровна.

В судебном заседании приняли участие:

от истца — закрытого акционерного общества «Сормовская кондитерская фабрика»: Якунченков Д. И. по дов. от 16.01.2019,

от ответчика: Алексеенко О. А. по дов. от 05.09.2018,

от иных лиц: без участия,

У С Т А Н О В И Л:

открытое акционерное общество «Рот Фронт» (далее – ОАО «Рот Фронт»), публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее – ПАО «Красный Октябрь»), закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика (далее – ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика») обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Лихачевский кондитерский комбинат» о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, а именно: в пользу ОАО «Рот Фронт» 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №126710 «Солнышко»; в пользу ПАО «МКФ «Красный Октябрь» 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков №192958 «Любимое», №567310; в пользу ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №231122 «Шалун».

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.10.2018 иск удовлетворен частично: с ООО «Лихачевский кондитерский комбинат» в пользу ОАО «Рот Фронт» взыскано 80 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №126710, 2 403 рубля в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины; в пользу ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 80 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам №192958, №567310, 2 403 рубля в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, в остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит изменить решение арбитражного суда в части отказа в исковых требованиях ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что товарный знак «Шалун» и обозначение ответчика «Шалунишки» схожи до степени смешения; обозначение «Шалунишки» образовано путем добавления уменьшительно-ласкательного суффикса к слову «Шалун» во множественном числе; факт регистрации товарного знака «Лихачевские шалунишки» не имеет отношения к рассматриваемому спору, поскольку в отношении данного обозначения исковые требования не предъявлялись; исковые требования относятся именно к продукции «Шалунишки», введение в оборот которой подтверждается декларацией о соответствии от 11.04.2016.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу не соглашается в ее доводами, считая решение суда законным и обоснованным.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание представителей не направили.

В порядке части 1 статьи 266, частей 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) суд считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие не явившихся в заседание лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании, проведенном с применением систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области представители ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» и ООО «Лихачевский кондитерский комбинат» поддержали позиции по делу.

Поскольку, как следует из текста апелляционной жалобы, ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» не согласно с решением суда в части отказа в удовлетворении его исковых требований к ООО «Лихачевский кондитерский комбинат» о взыскании 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №231122 «Шалун», апелляционный суд на основании части 5 статьи 268 АПК РФ при отсутствии возражений иных лиц, участвующих в деле, проверяет законность и обоснованность решения суда только в обжалуемой части — в пределах доводов апелляционной жалобы.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей апеллянта и ответчика, суд апелляционной инстанции считает решение от 15.10.2018 Арбитражного суда Новосибирской области не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» является правообладателем товарного знака «Шалун» по свидетельству Российской Федерации № 231122, правовая охрана которого распространяется, в том числе на кондитерские изделия с правом приоритета от 26.07.2001.

В ходе мониторинга кондитерского рынка истцами было установлено, что ООО «Лихачевский кондитерский комбинат» с 2016 года производит, предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот, в частности, кондитерскую продукцию печенье «Шалунишки» с использованием обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным за ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» товарным знаком «Шалун».

ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», считая свои исключительные права на поименованный товарный знак нарушенными в связи с неправомерным введением ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком «Шалун», обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», суд первой инстанции указал, что наличие у ответчика зарегистрированного права на товарный знак «Лихачевские шалунишки» по свидетельству Российской Федерации №650785, дата приоритета 12.07.2017, в отношении товаров 30 класса МКТУ, исключает возможность квалификации действий ответчика, реализующего товар под указанным товарным знаком, как нарушающих права общества «Сормовская кондитерская фабрика» на товарный знак «Шалун» по свидетельству №231122.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из совокупного анализа приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ следует, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Судом установлено, что ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» является правообладателем товарного знака «Шалун» по свидетельству № 231122 с правом приоритета 26.07.2001, срок действия регистрации товарного знака продлен до 26.07.2021.

Данным истцом предъявлены исковые требования о взыскании компенсации за использование товарного знака «Шалун» по свидетельству № 231122 к продукции «Шалунишки», в подтверждение использование наименование «Шалунишки» в материалах дела представлен стикер с упаковки продукции ответчика (том 1 л.д. 41) и декларация о соответствии от 11.04.2016 (том 1 л.д. 49-51).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее — Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А5-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Судом первой инстанции установлено и сторонами не оспаривается наличие у ответчика зарегистрированного права на товарный знак «Лихачевские шалунишки» по свидетельству Российской Федерации №650785, дата приоритета 12.07.2017, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При этом как верно указывает суд, словесный элемент «Лихачевские» индивидуализирует, главным образом, само предприятие «Лихачевский кондитерский комбинат» и в самостоятельном значении не несет индивидуализирующего значения.

Суд апелляционной инстанции соглашается с позицией ответчика, что обозначение «Лихачевские шалунишки» и «Шалунишки» не могут быть признаны сходными до степени смешения с товарным знаком «Шалун» по свидетельству № 231122, поскольку между ними имеются существенные фонетические, графические и семантические различия, при этом ответчик является правообладателем товарного знака «Лихачевские Шалунишки» по свидетельствуву № 650785, зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные и др.), в который включено также слово «Шалунишки».

В соответствии с пунктом 4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее — Методические рекомендации № 197) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В результате сопоставления сравниваемых товарных знаков по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства суд пришел к выводу о том, что они, вопреки мнению апеллянта об обратном, не являются сходными до степени смешения ввиду следующего.

Слово «Шалун» в товарном знаке № 231122 состоит из 2 слогов (ша-лун), 5 букв и 5 звуков, 3 согласных, 2 гласных, ударение падает на 2 слог «ШалУн». Слово «Шалунишки» состоит из 4 слогов (ша-лу-ни-шки), 9 букв, 9 звуков, 5 согласных, 4 грасных, ударение падает на третий слог «ШалунИшки».

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что между словом «Шалун» в товарном знаке № 231122 и словом «Шалунишки» имеются существенные фонетические (звуковые) различия, т.к. в указанных словах разное количество слогов, букв, звуков, гласных и согласных, ударение падает на разные слоги.

Используемое слово «Шалун» в товарном знаке № 231122 имеет следующее толкование: 1) тот, кто шалит, резвится, проводит время в проказах. При этом слово мужского рода в единственном числе; отсутствует связь с товаром.

Слово «Шалунишки» уменьшительное ласкательное, при этом, оно указывает на множественное число и потребитель связывает его с маленькими печенюшками, которые находятся внутри упаковки.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что между товарным знаком № 231122 и словом «Шалунишки» имеются существенные семантические (смысловые) различия, т.к. общее смысловое восприятие различается, графическое оформление товарного знака № 231122 создает самостоятельные смысловые ассоциации, слово «Шалун» единственного числа мужского рода, а обозначение «Шалунишки» множественного числа и является уменьшительным ласкательным.

Кроме того, графически буквы выполнены разными цветами, на разном уровне, с разными наклонами: товарный знак «Шалун» № 231122 является комбинированным и представляет собой надпись «Шалун», выполненную заглавными буквами кириллического алфавита разных цветов («Ш» — темно-вишневым цветом, «А» -красным цветом, «Л» — зеленым цветом, «У» — темно-синим цветом, «Н» — желтом цветом), которые расположены на оранжевом фоне, при этом, все буквы расположены на разном уровне, некоторые внахлест, некоторые с наклоном, буквы ровные, с острыми углами, на фоне изображены тени от букв, что создает эффект того, что буквы расположены ближе к зрителю, чем фон.

Обозначение «Шалунишки», расположенное на этикетке, представленной истцом, имеет обычное оформление, буквы белого цвета слегка округлые, первая буква заглавная, а остальные строчные. При этом, общее зрительное впечатление от товарного знака № 231122 и обозначения «Шалунишки» существенно различается. Какие-либо графические элементы отсутствуют.

Таким образом, между товарным знаком № 231122 и словом «Шалунишки» имеются существенные графические (визуальные) различия, т.к. общее зрительное впечатление различается: различаются вид шрифта, графическое оформление букв, цветовая гамма, количество заглавных и строчных букв, количество букв в целом и их состав, расположение букв по отношению друг к другу.

С учетом этого суд полагает, что угроза смешения сравниваемых товарных знаков и основания для признания их сходными до степени смешения отсутствуют.

На основании изложенного коллегия судей отклоняет доводы апеллянта о сходстве до степени смешения сравниваемых товарного знака и обозначения в силу близости словесных элементов «Шалун».

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что в сознании потребителей не может происходить смешение сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте, и не формируется представление о том, что эти знаки принадлежат одному и тому же производителю.

Доказательств, опровергающих указанные факты, заявителем жалобы не представлено, в частности, опрос мнения обычных потребителей не производился, как пояснил представитель апеллянта.

В связи с изложенным, оснований для отмены решения суда первой инстанции в обжалуемой части по доводам апелляционной жалобы не имеется.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы, учитывая результат рассмотрения дела апелляционном суде, относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 15.10.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-14505/2018 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «Сормовская кондитерская фабрика» – без удовлетворения.Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства

в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев
со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Как известно, товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) служат для индивидуализации товаров и услуг юридического лица или индивидуального предпринимателя. При регистрации товарных знаков, неправомерном использовании сходного обозначения и в иных случаях возникают вопросы касательно того, не является ли конкретное обозначение сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком. Поскольку в глазах потребителя похожие обозначения могут отождествляться, смешиваться и дезориентировать его, то такое сходство, не говоря уже о тождественности, создаёт определённую угрозу для правообладателя товарного знака. В таких случаях оценка сходства обозначения и товарного знака становится необходимой для того, чтобы сделать заключение о том, является ли использование какого-либо обозначения нарушением исключительного права на товарный знак или же нет, с целью пресечения использования сходного обозначения.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Определение этой правовой категории даётся в п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.09 № 197:

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия

То есть, если в глазах потребителя обозначения «Panasonic» и «Panasoanic» на батарейках, выглядят, в целом, одинаково, особенно, в случае, если шрифт второго визуально похож на шрифт первого, то добавленная буква «а» существенным образом не влияет на восприятие обозначения. В таком случае можно с уверенностью говорить о сходстве до степени смешения.

Также в п. 3 вышеупомянутых Методических рекомендаций указано, что:

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности — больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

С другой стороны, справедливо и обратное: чем выше опасность смешения, тем больше категорий товаров могут считаться однородными. Подтверждение этому имеется в п. 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживаниях, утверждённых Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198,

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные

И в самом деле, в том случае, если оба обозначения ориентированы для использования в одном сегменте рынка товаров или услуг, то потребителям будет проще дезориентироваться. Например, в случае предполагаемого использования обозначения «Tepal» для индивидуализации товаров, относящихся к бытовой технике, риск его смешения с обозначением «Tefal» гораздо выше, чем при использовании такого обозначения, например, для маркировки сока яблочного безалкогольного.

Следует отметить, что аналогичные или идентичные определения содержались также в более ранних Методических рекомендациях и Правилах, утвёрждённых приказами Роспатента. Ссылки на них можно найти в судебных актах до 2009 года, в том числе, в примерах, приведённых ниже.

Имеется арбитражная практика расширительного толкования понятия «однородные товары» при оценке сходства до степени смешения. Например, в Постановлении 9 ААС по делу А40-28420/07 указано:

Целью недопущения регистрации сходных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг является недопущение недобросовестной конкуренции и недопущение возможности смешения товаров и услуг, предприятий-конкурентов в глазах потребителей.

Следовательно, несмотря на то, что право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако его охрана распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и однородные, не упомянутые в охранном документе

Указанное Постановление было оставлено судом кассационной инстанции без изменения.

В качестве другого примера можно привести фрагмент Постановления 9 ААС от 06.11.2007 № 09АП-14548/2007 по делу А40-29127/07:

Пояснение понятия «однородные товары» содержится в п. 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом ген. директора Роспатента от 05 марта 2003 г.: «При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки».

Из существа приведенной выше нормы и пояснения понятия «однородные товары» следует вывод, что при разрешении вопроса об однородности товаров решающее значение должно быть придано существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю, а не сопоставлению наименования товара, незаконно маркированного товарным знаком с перечнем товаров, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.

Данное Постановление также было предметом обжалования в кассационной инстанции, однако было оставлено без изменения. В передаче дела для рассмотрения в порядке надзора в Президиуме ВАС РФ было отказано.

Определение сходства до степени смешения далеко не во всех случаях требует экспертизы. Как следует из п. 13 Информационного Письма Президиума ВАС РФ № 122 от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. И это логично, ибо суд сам в состоянии оценить сходство обозначений, как потребитель.

Существует заблуждение о том, что аналогичный подход по оценке сходства применяется и в отношении объектов авторских прав. Это неверно. Авторским правом будут охраняться даже два практически идентичных произведения, созданных независимо друг от друга, в силу самого факта их создания, если они удовлетворяют критериям охраноспособности (подробнее — в материале «Почему авторские права НЕ требуют регистрации»). Сходство до степени смешения не оценивается при рассмотрении какого-либо спора по объектам авторских прав.

С этим выводом соглашаются и суды. Так, в Определении ВАС-9410/13 по делу А40-65703/2012, указал на вывод суда апелляционной инстанции, что «схожесть до степени смешения» возможна при использовании товарных знаков, но не при сравнении объектов авторского права, и не нашёл оснований для отмены или изменения обжалуемого акта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *